A marca registrada não se administra sozinha: o que o caso Michelin ensina sobre gestão ativa de ativos de propriedade intelectual

I – Introdução

Imagine que sua empresa possui uma marca registrada há décadas. Ela identifica seus produtos, diferencia sua empresa no mercado e representa um ativo que levou anos para ser construído. Agora imagine que, durante uma disputa administrativa, você deixa de cumprir uma formalidade burocrática, o simples pagamento de uma taxa de renovação, e perde esse ativo para sempre. Mais do que isso: um concorrente se aproveita da brecha e registra uma marca praticamente idêntica à sua.

Foi exatamente isso que o Superior Tribunal de Justiça analisou no REsp 1.878.735/RJ, julgado em setembro de 2025. O caso envolveu a disputa entre a IMT Comércio Internacional Ltda. e a Michelin pela marca Profile/Profiler, e a decisão monocrática do Ministro Raul Araújo estabeleceu um entendimento de consequências práticas imediatas para qualquer empresa que detenha ou pretenda deter marcas registradas no Brasil.

A premissa é simples, mas frequentemente ignorada: o registro de marca não é um ativo permanente e autogerenciado. Ele exige atenção contínua, gerenciamento ativo e cumprimento rigoroso de prazos, independentemente do que esteja acontecendo em outros frontes, inclusive numa disputa administrativa com o próprio INPI.

II – O que aconteceu no caso Michelin

A IMT registrou a marca Profile junto ao INPI em 1998. Em 2006, a Michelin iniciou um procedimento administrativo de caducidade, alegando que a marca não era utilizada efetivamente. O INPI declarou a caducidade em 2007. A IMT recorreu e obteve, em 2009, a reversão dessa decisão, ou seja, do ponto de vista administrativo, ganhou a batalha da caducidade.

O problema é que, enquanto aguardava o desfecho do recurso, a IMT não solicitou a renovação do registro da marca, que havia vencido em janeiro de 2008. A lei brasileira de propriedade industrial prevê um prazo principal de renovação (no último ano de vigência do registro) e um prazo adicional de seis meses após o vencimento. A IMT não cumpriu nenhum dos dois.

Quando a decisão favorável sobre a caducidade foi publicada em abril de 2009, a marca já estava extinta por outro motivo: a falta de renovação. O INPI extinguiu o registro em junho de 2009, e a Michelin aproveitou a oportunidade para registrar a marca Profiler. A IMT ajuizou ação para anular esses atos administrativos, argumentando que a pendência do procedimento de caducidade constituía justa causa para a ausência de renovação.

O STJ não acolheu o argumento. O Ministro Raul Araújo concluiu que, durante toda a tramitação do recurso administrativo sobre a caducidade, o registro da marca estava em plena vigência, pois o recurso possuía efeito suspensivo. Portanto, a titular tinha não apenas a possibilidade, mas a obrigação de cuidar do registro como faria em qualquer circunstância normal. A pendência da disputa de caducidade não era um evento imprevisível, alheio à vontade da parte, como exige a lei para o reconhecimento de justa causa. Era, ao contrário, um procedimento do qual a própria empresa participava ativamente.

III – A lição central: marca registrada é ativo que exige gestão ativa

O raciocínio do STJ revela uma máxima que todo empresário deveria internalizar: o registro de marca concede um direito, mas não dispensa a empresa de administrá-lo. Direitos de propriedade intelectual não se perpetuam por inércia.

No Brasil, o registro de marca tem validade de dez anos, renovável por períodos iguais e sucessivos. O pedido de renovação deve ser formulado no último ano de vigência do registro, com uma janela adicional de seis meses após o vencimento, sujeita ao pagamento de acréscimo. Não há notificação postal individualizada: as publicações na Revista da Propriedade Industrial são suficientes para dar ciência dos prazos e dos atos administrativos do INPI, e o STJ referendou esse entendimento no próprio caso analisado.

O que o caso Michelin demonstra, de forma concreta, é que essas obrigações de manutenção não se suspendem automaticamente por conta de disputas em curso. Não importa se a empresa está num litígio com o INPI, num processo arbitral ou numa negociação societária: os prazos do registro de marca correm independentemente e de forma implacável.

IV – Onde os riscos aparecem na prática empresarial

IV.1 – Carteiras de marca sem gestão centralizada

Empresas com múltiplas marcas, divisões de negócios ou estruturas societárias complexas frequentemente distribuem a responsabilidade pela gestão de propriedade intelectual entre diferentes áreas, sem uma visão consolidada da carteira. O resultado é que prazos de renovação passam despercebidos, especialmente quando os registros mais antigos foram obtidos em contextos societários que já não existem mais.

IV.2 – Processos de M&A e reestruturações societárias

Em aquisições de empresas e fusões, a due diligence de propriedade intelectual muitas vezes se concentra na validade dos registros existentes, sem verificar se os prazos de renovação estão devidamente mapeados e quem ficará responsável pelo cumprimento após o fechamento da operação. Um registro que aparece como válido no momento do negócio pode estar a meses de vencer sem que ninguém esteja monitorando.

IV.3 – Disputas administrativas e judiciais envolvendo marcas

Este é o risco mais diretamente endereçado pelo caso Michelin. Quando uma marca está sob disputa, seja num procedimento de caducidade, seja numa oposição ao registro, seja num litígio judicial, a equipe jurídica naturalmente concentra atenção na batalha em si. A gestão ordinária do registro, incluindo renovações e pagamento de taxas, pode cair em segundo plano. O caso analisado pelo STJ é o exemplo mais eloquente das consequências dessa omissão.

IV.4 – Marcas em licenciamento

Quando o titular licencia sua marca para terceiros, a questão de quem é responsável pela renovação do registro precisa estar expressamente regulada no contrato de licença. A omissão contratual sobre esse ponto cria uma zona de risco: o licenciado assume que o titular cuida da renovação; o titular assume que o licenciado, por ser quem usa a marca no dia a dia, está monitorando os prazos. O resultado pode ser a extinção de um ativo valioso por negligência de ambos.

V – Medidas práticas de proteção

O cenário descrito nos tópicos anteriores não é inevitável. Ele resulta, em sua maior parte, de falhas de governança que podem ser corrigidas com processos relativamente simples.

A primeira medida é construir um inventário completo e atualizado da carteira de marcas, com os respectivos números de registro, datas de vencimento e responsáveis pela renovação. Esse inventário precisa estar acessível à área jurídica, à área de compliance e à liderança da empresa, não apenas arquivado num servidor que ninguém consulta.

A segunda medida é estabelecer um sistema de alertas com antecedência suficiente para agir antes do prazo. O ideal é que os alertas sejam escalonados: um aviso com dezoito meses de antecedência, um com doze meses e um com seis meses. Isso garante tempo para avaliação estratégica, eventualmente, a empresa pode decidir que determinada marca não merece renovação, para a contratação de agentes especializados e para o cumprimento das formalidades junto ao INPI.

A terceira medida, especialmente relevante à luz do caso Michelin, é implementar uma checklist específica para situações em que uma marca está envolvida em disputa administrativa ou judicial. Essa checklist deve verificar, de forma independente das discussões sobre o mérito da disputa, se os prazos de manutenção do registro estão sendo cumpridos. A disputa e a gestão ordinária do registro são obrigações paralelas, não alternativas.

Por fim, em contratos de licença de marca, a responsabilidade pela renovação deve ser expressamente atribuída a uma das partes, com mecanismos de monitoramento e de notificação mútua. O contrato deve prever, ainda, o que acontece se a parte responsável deixar de cumprir a obrigação, inclusive com cláusula que permita à outra parte agir subsidiariamente para preservar o registro.

VI – Uma ressalva importante

A decisão do STJ analisada neste artigo é uma decisão monocrática, proferida pelo Ministro Relator Raul Araújo, e não um acórdão de turma ou de seção. Isso significa que ela ainda pode ser submetida a agravo interno e apreciada pelo colegiado da 4ª Turma, o que, em tese, poderia ensejar resultado diverso. Até o momento do fechamento deste artigo, não há indicação pública de que tenha havido modificação desse entendimento.

De todo modo, o raciocínio subjacente à decisão, de que o efeito suspensivo do recurso administrativo mantém o registro vigente e, portanto, não desonera o titular de cumprir suas obrigações de manutenção, está em linha com o texto da Lei de Propriedade Industrial e com a lógica do sistema registral brasileiro. Há baixa probabilidade de reversão, mas a ressalva técnica é necessária.

VII – Conclusão

O caso Michelin não é apenas uma disputa entre duas empresas por uma marca de pneus. Ele é um alerta para qualquer organização que detenha ativos de propriedade intelectual e que, em algum momento, precise enfrentar uma disputa administrativa ou judicial envolvendo esses ativos.

A mensagem central é que a gestão de marcas é uma obrigação contínua, não uma tarefa que se cumpre uma vez e se esquece. Prazos correm. Registros vencem. Concorrentes aguardam oportunidades. E o judiciário, como se viu, não está disposto a reconhecer justa causa onde há simplesmente desatenção à gestão ordinária de um ativo valioso.

Empresas que tratam suas marcas como patrimônio estratégico devem governá-las com a mesma seriedade com que governam qualquer outro ativo relevante do negócio. O caso Michelin é, nesse sentido, uma lição cara, paga pela IMT, que outros podem aprender sem o mesmo custo.